成功案件

公司简介

更多

    北京市三信律师事务所于1990年1月成立,是一个以担任大、中型企业公司、国家机关、地方政府机关、事业单位、其他组织常年式专项法律顾问、代理经济、民事诉讼为主的专业化律师事务所。根据客户对法律服务的定制化的需求,为其提供高水平、精细准、深层次的优质、个性化的法律服务。

联系我们

更多

北京市三信律师事务所

地址:北京市朝阳区东大桥路八号 尚都国际中心九层

邮编:100020

电话:010-58700716
010-58700717
010-58700718
010-58700719

知识产权

当前位置:首页 > 成功案件 > 知识产权
准确认定侵权人与侵权责任 妥善化解实用新型专利纠纷
——三信律师事务所系列知识产权案写真之三
这是一起典型的侵权产品实用新型技术专利的侵权纠纷,但在到底谁是侵权人,是什么性质的侵权,在侵权产品制造者与使用者并存的情况下,使这起纠纷变得异常复杂。
三信律师在介入这起实用新型专利侵权纠纷后,凭借丰富的处理专利侵权纠纷的经验,尊重事实,去伪存真,成功运用分解法和排除法,依法准确分析了真正的侵权人和侵权责任,非诉讼化解了这起涉及“世行”建设项目、殃及国家行政部门的专利纠纷,既维护了我国良好的国际形象,也维护了国家行政机关行政执法的严肃性和权威性。同时,通过办理这宗知识产权纠纷,充分表达了作为法律专业人士的三信律师,对我国自主知识产权、自主技术、自主经济关注和呵护的拳拳之心。
来自专利权人的索赔:
就在前不久,一家行政机关领导收到了用普通信纸手写的一封信。领导仔细一阅读,这可不是普通的信件,而是一封严肃的函件。虽然它并非打印件,格式也很随便,但轻轻的两页纸所承载的内容,却非常沉重,牵动着行政机关领导的心。
写信的不是普通人,而是一项实用新型专利的发明人。他发明的一项实用新型装置,已取得了国家专利局的认可。国家知识产权局颁发的、有专利条码和局长签名的专利证书,就握在专利发明人的手中。而他写这封信给行政机关领导,是要向行政机关要个说法,主张自己的权利的。在信中专利发明人明确指出,行政机关的一个建设项目,在没有征得他同意的情况下,就擅自使用了他的实用新型装置,从而侵犯了他的实用新型技术专利权。言辞中指责国家行政机关,作为政府管理部门却缺乏尊重和保护专利的最基本意识,竟然侵犯了专利权人的专利,要求行政机关承担法律责任并给予经济赔偿。
轻轻的两页纸令行政机关领导心情沉重,因为如果情况属实,行政机关将面临法律的严厉追究。在强调依法治国的今天,任何单位、任何人对知识产权、特别是专利权都必须保护和尊重,否则将面临法律的追究。而谈到专利,可以说是知识产权领域的“高压线”,知识产权领域里的高、精、尖发明和技术,才能取得专利的授予与认可。侵犯知识产权不行,而侵犯专利权就是触碰“高压线”,更是法律所不允许的。作为行政机关,应该带头尊重和保护知识产权及专利权,可被专利发明人找上门来主张权利,这让机关领导十分震惊。
经行政机关了解有关情况得知,侵犯专利权的并不是行政机关本身,而是机关下属的一个建设项目。从某种意义上说,专利权人找行政机关主张权利,似有越级的嫌疑,但确有这个机关下属的建设项目,而这个项目在建设中,也确实使用了与专利权人发明类似的技术工艺。
此时,行政机关面临的情况就非常棘手了,可能要受到法律的追究,可能要面对专利权人120万的侵权索赔。
涉及世行项目情况复杂:
随后,三信律师发现了这宗专利权纠纷的不一般之处。这就是侵权的不是一般的建设项目,而是世界银行的贷款项目。三信律师查明,这本来是一个非常好的项目,行政机关办的是一件大好事。项目涉及城市水系的综合规划和整治,涉及水净化、水管理、水生物存活等,既保护地表水也保护地下水。总之是一项美化城市环境,保护和合理利用珍贵水资源的绿色工程。特别值得一提的是,项目的公益性非常明显,工程既对城市水系的建设大有裨益,同时也是造福广大市民的惠民工程。这样好的项目,自然会引起世界银行的关注和介入。为此,世界银行参与进了这个建设项目的开发,项目就成了与其他工程不同的“世行项目”。
但凡是世行介入的建设项目,就必须按照世行的严格程序和规则办事,不允许任何方面的临时变动。工程自始至终必须完全在世行的监督之下进行,一旦发生了任何问题,中方说了不算,世行说了才算,中方不能想怎么着就怎么着。
于是,三信律师在了解案情时就发现了一个难题。这个好项目在一个装置的设计和使用上出了问题,引发了专利权纠纷。由于是世行项目,纠纷发生后,一直是按国际惯例的思路和程序在商讨和解决纠纷。而三信律师认为,照搬、套用国际惯例,对发生在我国的建设项目是非常不利和麻烦的。事实上,完全可以通过当事方协商的方式,通过修改和增加一些约定来解决问题。三信律师指出,在世行项目合同条款中已有可以引用资金使用国的法律作为准据法的表述。而我国《合同法》规定,合同双方完全可以通过订立补充条款的方式,从而明确适用我国法律法规。而本纠纷在三信律师介入前,恰恰是忽略了对准据法的约定,才出现了因简单地套用国际惯例,不仅不符合中国国情不说,缺乏必要的可操作性,而且将某些国际惯例应用到我国的项目和纠纷上,还会对我方产生不利。因此,纠纷一直进展不大,情况一度非常被动。
在认真分析了世行项目的特殊性及我国法律的相应规定后,三信律师认为,世行项目是有它与国内其他建设项目不同的规则和要求,对此我们应该给予尊重。但纠纷毕竟发生在中国境内的国内项目上,因此,在处理这一纠纷时,既要尊重国际惯例,考虑世行项目的特殊性,同时也要参照我国相关法律的规定,在法律许可的范围内,不一味地死抱国际惯例,把国际、国内两种规则用活,这样才能促进问题的解决,而不使纠纷因国际惯例的硬套,而迟迟不能解决。三信律师认为,尽管发生了专利权纠纷,但不能因此耽搁世行项目的建设。虽然侵权涉及世行项目给纠纷的解决带来了一定的难度,但只要律师能妥善灵活使用国际、国内两种法律、两种规则,纠纷的解决就不再是特别困难的了。
律师代理责任重大:
三信律师介入此案,面临着多重的考验。
首先,这起专利纠纷涉及世行项目,关乎国际影响和我国的国际形象。一段时期以来,环保、人权、知识产权、产品安全等,是世界关注中国的几个重要问题。而这起专利权纠纷,不但牵涉到知识产权的问题,还是一个涉及环保建设的项目,十分敏感。一旦处理不好,一些人就会拿来大做文章,在这几个敏感问题上攻击中国。同时,在我国凡是世行参与的项目,往往都是“阳光”和“绿色”的项目。也就是说,这些项目都是利国利民的环保、节能、公益类的朝阳项目。而世行一旦参与项目的建设开发,所有程序都是非常严格的,以保证好的项目必须做好。事实上,凡是涉及世行的建设项目,一般的开发和建设都是善始善终,立一个完成一个的。可行政机关下属的这个世行环保项目,却成了世行项目中的一个例外,中途搁浅不说,还引出了在国际上也非常敏感的专利权纠纷。在这样被动的情况下,如果律师的处理不当,不但不能很好地解决纠纷,还会导致非常不利的国际影响,影响国际对我国的看法,甚至影响世行对我国建设项目的再投资。
其次,这起专利纠纷涉及国家行政机关,关乎政府形象。这个世行项目的建设方非同一般,不是一般的公司或企业,而是代表政府形象的国家行政机关。一般的公司或企业,就算是在开发建设中有什么不良行为,也只代表这家公司或企业,损害的是个别公司或企业的声誉。而国家行政机关就不同了,一家行政机关出了问题,就会殃及整个政府的形象,会让包括外国人在内的世人,对国家机关的整体形象和素质表示质疑。如果律师不能很好地处理这起专利权纠纷,政府和国家机关的形象,将肯定受到损害和影响。政府的形象在公众中会大大降低,影响将是比较恶劣的。
同时,这起知识产权纠纷涉及专利侵权,是当前比较敏感和呼声较高的问题。当前,保护知识产权的呼声越来越高,人们对侵犯知识产权的行为深恶痛绝。而专利,属知识产权领域内的高、精、尖范畴,在知识产权中,显得格外醒目。可以说专利权是神圣的、不能侵犯的。侵犯专利权较之侵犯一般的知识产权,更容易引起恶劣的影响,更容易激起民愤。在这种情况下,如果律师的处理稍有闪失,这起专利权纠纷就可能引发更坏的影响,对社会的和谐建设十分不利。
另外,这起知识产权纠纷还涉及行政机关的政绩,也不容小视。这个世行项目本来是美化环境、利国利民的好项目,做好了不但造福城市和居民,也是行政机关行政作为的口碑和政绩之一。上级部门或普通百姓审视和度量行政机关政绩的尺度,不在于行政机关说了什么,而在于你实实在在做了什么。而这项工程做好了,就是行政机关实实在在、最有说服力的政绩之一。而如果项目这么好,世行也参与投资,你行政机关却没有把好项目做好,还引出了绝对不该出现的专利权纠纷,不但国家行政机关的政绩要大打折扣,而且弄不好还会没有政绩反添劣迹,对行政机关来说就太得不偿失了。正因为如此,行政机关信任三信所,希望得到律师的法律帮助时,对律师的期望和期待都非常之重。
还有非常重要的一点,就是保护我国自主知识产权、自主技术、自主经济,历来是三信律师特别关注的问题之一。三信律师深知,我国当前保护知识产权的现状还不是很理想,侵犯知识产权的情况还时有发生。这就特别需要律师在办理这类案件时,不但要运用法律手段加大对知识产权的保护力度,同时更要把呼吁全民都来保护和关心知识产权放在重要的位置。在办案的同时,在尽到律师法律责任的同时,更要尽到律师的一份社会责任。通过办理知识产权案件,来启发和促动民众,共同在全社会营造支持和保护知识产权的良好环境和氛围,这一直是三信律师常常难以释怀的强烈愿望。
国际影响、国家利益、社会责任摆在面前,社会责任感、法律责任感让三信律师走向了事件的前台。三信律师接受行政机关的委托,从容应对各种不利的局面,作为行政机关一方的代表,参与进了这起既涉及世行项目,又涉及国家行政机关的敏感纠纷的处理之中。
解决纠纷的首要问题:侵权人到底是谁?
三信律师在着手解决这一专利权纠纷时,经仔细分析认为,这起涉及世行项目的专利权纠纷,背景情况比较复杂,牵扯到的不是简单的两方,而是有可能牵扯到多方。因此,依法搞清楚真正的侵权人到底是谁,是解决这起专利权侵权纠纷的首要问题。
三信律师查明,这起专利权纠纷从表面上看,专利权人找的是行政机关一家,当事的双方似乎就是专利权人和行政机关两家。可深入到具体的案情之中,情况就没有这样简单了,纠纷可能会牵扯到多家。为此,三信律师根据已经掌握的大量事实材料,对可能的多方当事人进行了认真的梳理。
当事方之一,是项目的建设方行政机关。在这个世行项目中,行政机关的角色是具体管理项目建设的“世行办”的上级部门,只从宏观上对这个项目进行管理和监督,而对项目的具体实施和施工细节,行政机关不实施微观上的管理。由于这个建设项目具有建设城市和美化城市的明显公益性,因此,由国家行政机关出面立项和牵头,是国内公益性建设项目的一般规则,但行政机关往往都不具体管理和负责项目的具体实施,只负责宏观上的管理。
当事方之二,是项目的发包方“世行办”。这是一个隶属于行政机关之下的,具有独立法人资格的事业单位,是世行项目的具体管理方和操作方。在项目建设的过程中,世行办对所有建设施工的具体细节进行全方位的管理,对项目设计、项目施工的方案具有决定权。也就是说,对于专利权人所谈到的侵权装置,从装置的设计出台,装置的设计批准,到装置的正式施工和使用,“世行办”不但参与其中,而且还掌握着最终的决定权。由于“世行办”对项目实施的是具体和细节的管理,因此,他们对所谓侵权装置设计、批准、施工和使用的情况是最清楚的。虽然不能说,侵权一定与“世行办”有关,但他们可以说是潜在的可能侵权人之一。
当事方之三,是项目施工的中标方外地建筑公司。在世界银行为此项目进行的严格招、投标中,这家外地建筑公司中标为世行项目的施工方。虽然在随后的施工中,由于外地建筑公司自身出现问题,一度使工程陷入进退两难的困境。但由于两地政府部门的积极介入,为保证这一公益建设项目的正常施工和按时完成,采取了合理变通的办法,使一家有雄厚实力的本地建筑公司成功“借壳施工”。也就是说,中标施工方还是外地建筑公司,只不过实际的施工已由本地建筑公司承担。这样就解决了世行选中的中标单位,一般不能退出项目施工,而外地建筑公司实际上已经干不下去了的两难问题。而仍作为世行项目中标施工方的外地建筑公司,应该与工程中的所有细节都有关系,对于纠纷所涉及专利装置的设计、批准、施工和使用也不例外,外地建筑公司对此装置的情况应该是清楚的。虽然不能说,侵权一定与中标施工方外地建筑公司有关,但他们可以说也是潜在的可能侵权人之一。
当事方之四,是项目的实际施工方本地建筑公司。他们是在外地建筑公司施工出现问题时,“借壳”进入世行项目施工的。虽然项目的中标施工方仍是外地建筑公司,施工中的所有问题和责任还应该由外地建筑公司承担。但本地建筑公司毕竟是世行项目的实际施工方,对专利权人所称的侵权专利装置的情况,作为实际的施工方本地建筑公司肯定也是经手和知情的。装置的安装、施工和使用,也是由本地建筑公司具体实施的。这里中标施工方外地建筑公司与实际施工方本地建筑公司的关系虽说比较微妙,责任也会有所区别,但实际施工方本地建筑公司或多或少会有所牵连。虽然不能说,侵权一定与实际施工方本地建筑公司有关,但他们可以说也是潜在的可能侵权人之一。
当事方之五,是项目的设计单位工程设计院。他们不但对整个工程提供了设计方案,而且专利权人所称的专利侵权装置,也是由这家设计院同时设计、同时施工的。这一装置由设计院设计出来后,经世行批准,便开始施工和使用。如果说行政机关和世行本身,在审查这一装置是否涉及专利侵权时,把关不严存在责任,两个施工建筑公司在施工时,对装置是否侵权也没有过问,在施工过程中存在侵权的话,那么作为装置设计单位的设计院,最有可能是侵权人。因为,设计侵权是源头,而生产和使用侵权均在设计之后,而源头的侵权,很可能问题就出在设计院内部。虽然不能说,侵权一定与项目的设计方工程设计院有关,但他们可以说是最有嫌疑的侵权人之一。
经三信律师的仔细梳理,有可能涉及专利侵权的当事方竟达5家之多。从不同角度去分析和判断,这5家与专利侵权都或多或少的有所联系,哪一方也不能快刀斩乱麻地把自己排除在责任之外,那么到底谁才是真正的侵权人呢?
于是,要想依法解决这一专利权纠纷,一个极为关键和迫切的问题摆在了三信律师面前。依法分析清多方各自的责任,找到真正的专利侵权责任人。这一关键问题解决了,专利权纠纷也就迎刃而解了。
排除责任的关键:细辨“制造侵权”和“使用侵权”的不同
在众多当事方中寻找真正的责任人谈何容易,但三信律师抓住了一个关键点,一下子就寻觅到了解决棘手问题的突破口。在这个关键点的衡量和过滤下,一度模糊的责任人和非责任人,很快就变得清晰和可认定起来。
根据本案的事实情况,三信律师初步认定,专利权人于某的主张并非空穴来风,世行项目所使用的净化装置,与专利权人的专利技术从原理、材料、物质到外形都几乎如出一辙,的确构成了侵权。
但三信律师特别强调,要分清专利侵权的责任,不能忽视的一个关键问题是,这一专利侵权纠纷,牵扯到制造和使用两大方面,于是就产生了专利的制造者和使用者的本质区别。因为我国的法律明文规定,“制造、使用他人专利产品的行为,即属于实施他人专利的行为”。也就是说,涉及到专利的侵权,有涉及专利制造的侵权,有涉及专利使用的侵权,要弄清专利侵权责任,这两个方面不能混淆。在专利制造阶段的侵权和在专利使用阶段的侵权,法律对责任的追究是有很大不同的。具体到本专利权纠纷,三信律师认为,在可能侵权的五方中,有的是在制造专利阶段侵权的,有的是在使用专利阶段侵权的,这两个方面必须清楚地区别开来,才能分清责任。这就需要律师依据本案的事实,从专利制造和专利使用两个阶段,来仔细区分可能侵权五方各自不同的情况,从而细辨五方各自的责任。
首先,三信律师用“专利制造”这把尺子衡量和过滤,来发现本案中在专利制造阶段,侵犯专利权人专利的责任人。三信律师指出,我国《专利法》第11条所述的“制造”,又包括两个阶段,对产品的设计阶段和对产品的生产阶段。因此,在寻找专利制造阶段的侵权人时,还要在专利产品的设计和专利产品的生产两个阶段中来寻找,忽略了哪一个阶段都是不完全的。
依据“制造侵权”这一尺度,再统筹考虑到制造所包含的设计和生产两个阶段,三信律师很快就细辨出了,本专利权纠纷在专利制造阶段的侵权方。一是该产品的设计者工程设计院,这个装置是由设计院的专业人员设计的,如果该装置构成专利侵权,设计院就是专利设计阶段的侵权者。二是施工者外地建筑公司,这个装置是外地建筑公司负责具体施工的,如果该装置构成专利侵权,他们就是专利生产阶段的侵权者。三是项目发包人“世行办”,世行项目是由他们具体管理和操作的,对该装置的批准和施工“世行办”是参与了决策和监督的,因此,如果该装置构成专利侵权,他们也应该是专利生产阶段的侵权者。也就是说,工程设计院、外地建筑公司和“世行办”三方,共同在专利的制造上,对专利权人于某构成了侵权。再细分的话,设计院是在专利的设计阶段“制造侵权”,而后两者是在专利的生产阶段“制造侵权”。
其次,三信律师用“专利使用”这把尺子衡量和过滤,来发现本案中在专利使用阶段,侵犯专利权人专利的责任人。三信律师认为,根据本案的事实情况,国家行政机关该只是该专利的使用方,而专利的制造阶段,包括专利的设计和生产,行政机关都是根本没有参与和介入的。目前可以认定与行政机关有关系的事实是,行政机关下属的这个世行项目,确实使用了专利权人于某的新型实用专利技术。如果说行政机关有侵权的情况,他们也只涉及“使用侵权”,只是在专利使用阶段的侵权者,只对这一专利技术的使用负有责任。而对于专利的制造,包括设计和生产,行政机关是不负有任何责任的。
至于说实际施工方本地建筑公司,三信律师经认真排查认为,由于本地建筑公司只是“借壳施工”,世行项目的中标施工方还是外地建筑公司,对外的一切名义和手续都还是外地建筑公司的。因而涉及项目施工的所有责任,还在没有实际退出项目施工的外地建筑公司,与实际参与施工的本地建筑公司没有任何关系。也就是说,实际施工的本地建筑公司,既不涉及本专利权纠纷的“制造侵权”,也不涉及本专利权纠纷的“使用侵权”,一切权利和义务都是外地建筑公司的,与本地建筑公司没有关系。
接下来,在回答侵权方到底是谁这一问题时,三信律师认为,必须从“制造侵权”和“使用侵权”两方面来仔细辨别。“制造侵权”者应该是制造者设计院、施工者建筑公司和发包人“世行办”,三者构成共同“制造侵权”。而“使用侵权”者是国家行政机关,作为该专利的使用者,行政机关未经专利权人许可,就使用了其专利,其行为也构成了对专利权人专利权的侵犯。但与“制造侵权”者有所不同,行政机关只是“使用侵权”。
于是,本专利侵权纠纷的责任人,在三信律师的明察秋毫下就一目了然了。专利制造者设计院、施工者外地建筑公司及项目发包人“世行办”, 还有国家行政机关四方,都是该专利技术的侵权方。但侵权的阶段和性质又有所不同,前三者是共同“制造侵权”,而行政机关一方只是“使用侵权”。
在三信律师依法的细辨下,“制造侵权”方和“使用侵权”方,由原来的含混在一起变成了清晰的被分辨开来。三信律师对“制造侵权”和“使用侵权”的精细划分,对今后专利侵权责任的准确认定,起到了致关重要的作用。
在“制造侵权”和“使用侵权”被清晰地划分开后,三信律师进一步强调,这里的“制造侵权”方和“使用侵权”方是有着本质的区别的。制造侵权”和“使用侵权”的准确区分,不但决定了谁是侵权人,而且还决定了是在什么阶段的侵权,侵权是什么性质的侵权,进而关系到责任是什么样的责任。
与此同时,三信律师通过深入细致的工作,还查清了这起专利权纠纷的几个细节问题,对侵权责任的确定也非常关键。
一是,可能侵权的几方,对专利侵权知情不知情的问题。三信律师指出,虽然有多达四方都可能构成了对专利权人专利的侵权,但对于侵犯专利权的情况,这四方中有的是知情,而有的是根本就不知情的。这一点非常重要不能忽视,因为,对侵权的知情与否,法律上对责任的认定是有很大不同的。三信律师根据已掌握的事实认为,对于专利的侵权,应该说装置的设计方设计院是知道的,很可能在设计阶段,该装置的设计就是侵权的产物。而该装置的施工方外地建筑公司和项目实施方“世行办”,对于该装置的侵权有可能是知情者,也有可能是不知情的,这需要他们拿出有力的证据,来证明自己一方到底知情还是不知情。至于说项目的建设方国家行政机关,对该装置侵权之事确实是一直不知情的。行政机关根本就不知道项目中所使用的这一装置,在设计时就盗用了他人的专利技术,在该装置施工完毕正式使用后,也不知在使用中又侵犯了他人的专利权。行政机关只是认为,既然对这一装置设计院设计出来了,世行也批准了设计方案,“世行办”也同意施工建设,他们也就同意按设计方案施工建设了。直到这一装置完成后正式投入使用,行政机关对整个项目进行接收时,作为建设方的行政机关,对专利侵权的事都是毫不知情的。他们怎么也不会想到,有世行严格把关的这一公益性项目,会侵犯了他人的实用新型专利技术。作为建设方的行政机关,他们自己也在不知不觉中,竟侵犯了他人的专利权。根据以上事实,三信律师确认,该装置的设计方设计院,对侵权肯定是知道的,而施工方外地建筑公司和项目实施方“世行办”,对侵权有可能知情也有可能不知。而可以肯定的说,项目的建设方国家行政机关,在专利权人主张权利前,对侵权的情况是完全不知晓的。三信律师指出,对侵权情况知情与不知情,在责任的承担上是大不相同的。
二是,专利侵权知情前后的责任问题。三信律师指出,专利权侵权具有明知性,根据我国的法律规定,对于专利侵权,在不知道侵权的情况下,专利技术又有合法来源的,使用者是没有任何责任的。对专利侵权知道后,又分为不继续使用和继续使用两种情况。如果从知道专利“使用侵权”时开始,立即停止使用的,就不构成任何侵权,也不用承担任何法律责任。如果知道专利“使用侵权”后,还希望继续使用这一专利产品的,就应与专利权人协商解决,应在支付相应的专利使用费后,再继续使用。如果知道有侵权情况后,仍不与专利权人协商、不支付专利使用费,就构成了专利权侵权。根据本案的事实,三信律师指出,由于三方面事实的存在,国家行政机关在这起专利权纠纷中,并不构成侵权。第一个事实是,在专利权人于某向行政机关主张权利之前,行政机关对侵权并不知情。第二个事实是,该装置为国家设计院设计,应该说有非常正规的合法来源。第三个事实是,国家行政机关只是“使用侵权”,而不涉及“制造侵权”,与“制造侵权”有着本质的不同。基于这三方面的事实,同时根据我国的法律规定,行政机关并不构成专利权侵权,自然也就不用承担任何责任。
三是,还有一个问题不容忽视,这就是这个世行项目的公益性问题。三信律师认为,退一万步说,就算是行政机关有侵权行为,但因公益项目的侵权,与以赢利为目的项目的侵权,性质和程度是完全不同的,法律在认定上对赔偿的数额也会相差很大。涉及公益的无意侵权,就算是侵权成立,赔偿的数额也是很低的,与以赢利为目的的侵权处罚有着本质的不同。而行政机关下属的这个世行项目,其公益性是非常明显和突出的。从项目的公益性上来分析,三信律师认为,就算是赔偿,其数额也要比赢利项目的数额要低很多。相比较而言,专利权人于某所主张的120万天价赔偿,对于公益性建设项目来说,就明显是太高了。
在掌握、分析了上述大量的情况和材料后,三信律师胸有成竹。一份有理有据的法律意见的雏形,逐渐在三信律师头脑中形成。
精辟的法律意见内外皆服
随后,三信律师根据已经掌握的事实和我国相关法律的规定,拿出了一份完整的法律意见书。在这份法律意见中,三信律师有理有据地回答了是否构成侵权、侵权人是谁、侵权责任应如何确定等几个非常关键的问题。
在这份法律意见书中,三信律师首先对出具法律意见书作出了三点声明,对本专利纠纷的基本事实进行了清楚的陈述后,明确指出了出具本法律意见书的法律依据,一是《中华人民共和国专利法》,二是《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。接下来就进入法律意见的核心部分,三信律师依据本专利纠纷的基本事实和法律依据,做出了精辟的法律分析。
法律分析之一,关于专利权人于某取得专利权的时间及该专利的有效期。谈到这一问题,三信律师指出,根据《专利法》第40条和第42条的规定,实用新型专利权自公告之日起生效,有效期为10年,自申请日算起。专利权于某提供的专利证书上记载的专利申请日为2002年6月18日,授权公告日为2003年6月18日。根据上述法律规定,于某于2003年6月18日起,取得了该装置的实用新型专利权,该专利的有效期为10年,自2002年6月18日起,至2012年6月17日止。
法律分析之二,关于建设项目工程所使用的该装置是否构成侵权。谈到这一问题,三信律师指出,《专利法》第11条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”此外,根据《专利法》第57条的规定,未经专利权人的许可,实施其专利的,即构成侵犯专利权的行为。
本纠纷涉及工程所使用的该装置,与工程同时设计、建造和使用。该装置在形状、构造上与于某拥有权专利的装置相似,且使用了相同的材料。工程所使用这一装置的设计、建造和使用时间,正处于于某专利权的有效期内,但却未取得于某的许可。综上,世行工程中使用的该装置,属于《专利法》第11条所述的“制造、使用”他人专利产品的行为,已侵犯了专利权人于某的专利权。
法律分析之三,关于实用新型专利侵权人的确定。谈到这一问题,三信律师指出,如上所述,制造、使用他人专利产品的行为,即属于实施他人专利的行为。《专利法》第11条所述的“制造”,应当包括对产品的设计和生产两个阶段。由于世行工程中使用的装置,是与世行工程同时设计、建造和使用的,因此,该装置的制造者应当包括该产品的设计者设计院、生产者也就是施工者外地建筑公司和发包人“世行办”,这三者构成共同侵权。
同时律师也指出,行政机关接收世行工程后,未经专利权人于某的许可,使用了其实用新型专利,行政机关的行为也构成了对专利权人于某专利权的侵犯。
法律分析之四,关于实用新型专利的侵权责任。谈到这一问题,三信律师指出,根据《专利法》第57条的规定,侵犯他人专利权的,权利人可以要求侵权人承担停止侵权行为、支付赔偿金的法律责任。设计院、外地建筑公司和“世行办”三方,作为共同侵权人,应当对侵犯于某专利权的行为承担停止侵权行为、支付赔偿金的法律责任。
同时,三信律师特别强调,《专利法》第63条第二款规定:“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可,而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。”本案中,该装置专利权人于某,虽然于2007年4月8日向行政机关提出侵权和支付120万赔偿金的主张,但世行工程中所使用的装置是与世行工程同时设计、建造和完成的,行政机关前不久已经接收了世行工程。这就意味着,第一,行政机关在2007年4月8 日也就是专利权人主张权利之前,并不知道世行工程使用的这一装置系侵权产品;第二,这一装置是在正常的工程建设过程中取得的,即该产品具有合法来源。因此,根据上述法律规定,行政机关使用这一装置的行为,尽管构成了侵权,但是对于其发生在2007年4月8日以前的侵权行为,行政机关不承担赔偿责任。
法律分析之五,关于实用新型专利侵权的赔偿数额。谈到这一问题,三信律师指出,《专利法》第60条规定:“侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失,或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”此外,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条的规定,被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,并且没有专利许可使用费可以参照,或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。
本案中,专利权人于某只是笼统地提出赔偿人民币120万元,但却没有说明该赔偿数额的法律依据和计算依据,且超过了法律规定的最高赔偿数额,因此,该赔偿额缺乏法律依据。
最后,三信律师依据上述五点法律分析得出两点结论性意见,一是,行政机关在世行工程中使用的装置侵犯了于某的实用新型专利权,但是按照相关法律规定,行政机关对于发生在2007年4月8日以前的侵权行为,不必承担赔偿主责任。二是,该装置专利权人于某提出的要求行政机关赔偿侵权费用计人民币120万元的主张,缺乏充分的法律依据。
三信律师的最终结论既简短又有力:行政机关不必承担侵权责任,120万索赔没有法律依据。
三信律师出具的这份书面法律意见书,法有所据,论有所出,事有所实,证有所源,令众人皆服。行政机关领导心里有了底,他们知道虽然机关不幸被卷进了这起专利纠纷,但依据法律的规定,行政机关并没有什么过错,在不知情的情况下,也不用承担法律责任;而专利发明人似乎也明白了,自己可能找错了索赔的对象,转而去寻找真正的侵权人。因为只有找对了侵权人,才能依法主张自己的权利;而其他关注这起专利侵权纠纷的人,也很服气,通过三信律师的这份法律意见,他们明白了,一旦发生了专利侵权纠纷,弄清楚是否构成侵权、究竟是谁侵权、谁该承担侵权责任等问题是非常重要的。这是主张权利的前提,更是法律判断侵权责任必不可少的重要依据。
精辟的法律意见内外皆服:
本来三信律师的法律意见,是专门提供给行政机关领导的。作为行政机关正式委托的代理人,三信律师有责任从专业的法律角度,来分析清案情,梳理出思路,选择出方法,以及处理纠纷的利弊,供行政机关领导参考和定夺。
但这份法律意见书同时也折服了专利权人,取得了意想之外的良好效果。既然是纠纷对立的两方,那么三信律师的法律观点和意见也必须让对方知道。在专利权人仔细了解了三信律师的法律观点后,尖锐的对立有了松动的可能。通过这份法律意见书,专利权人似乎明白了,说专利侵权可以,要巨额索赔也可以,但必须找对侵权人,必须有充分的法律依据。而三信律师的法律意见已经清楚的表明,按照我国相关法律的规定,行政机关在这起专利侵权纠纷中,不应承担侵权责任。
最终三信律师的这份书面法律意见,使非诉讼解决这起专利侵权纠纷成为了可能。专利发明人是明白人,他也觉得三信律师的法律意见无懈可击、有理有据,再纠缠行政机关似乎没有道理,也难得到法律的支持。于是,便不再追究行政机关,转而去瞄准真正的侵权人。此时,专利权人已放弃了对行政机关承担法律责任、赔偿120万的要求,他知道没有法律依据,再要求也不会有结果,徒劳的事不能再去做。
就这样,开始还来势汹汹索赔的专利权人,被三信律师的非诉讼方式成功“软”化,这起针对国家行政机关的专利纠纷,最终得以平和解决。由于三信律师选择的处理方式恰当,法律依据无懈可击,没费一枪一炮,便无硝烟化解严重对立。在这一过程中,三信律师的一纸法律意见起着举足轻重的作用。这份法律意见绵里藏针,以柔克刚,效果非常理想。
一起涉及世行建设项目、有可能殃及国家行政机关的专利权纠纷,在三信律师的恰当处理下,得到了很好的解决。既没有因此给国家造成不利的国际影响,也没有让国家机关的形象受到威胁。行政机关涉险过关,一切工作恢复了正常。案后,他们对三信律师处置专利权纠纷的高超法律水平赞不绝口,对律师的代理工作非常满意。
案后律师提示:全民都来关心保护知识产权问题
案后三信律师特别想说的是,国家的发展迫切需要“三个自主”,即自主知识产权、自主技术和自主经济。改革开放以来,我国已进入以经济发展为中心的阶段,而经济要真正得到发展,就必须要具备“三个自主”。没有自主的知识产权,没有自主的技术,没有自主的经济,国家的经济发展就是一句空话。
而对“三个自主”支持和保护,需要全民的投入和参与。“三个自主”是一种艰难的创造过程,这个过程需要来自全民的参与与保护。只有全民都来保护自主知识产权、保护自主技术创新、保护自主经济发展,“三个自主”才能形成气候,才有强大的生命力。进而民族才有希望,国家才能兴旺发达。
通过本案例,三信律师呼吁,全民、全社会都来关心保护知识产权问题,为我国发展自主知识产权、自主技术、自主经济作出应有的贡献。
结合本案的实际情况三信律师指出,如果国家行政机关及国家设计院,对专利权的保护给予足够的重视,设计部门对出具的设计,把好不侵犯任何实用新型专利的关口,行政机关也对项目所用技术严格审查,把好保护知识产权这一关,这件专利权纠纷也就不会发生了。保护知识产权必须从每一个单位、每一个公民自身做起,并成为自觉的行动,这样保护知识产权的良好大环境才能逐渐形成。
质量管理| 社会阅历| 发展宗旨| 招贤纳士| 联系我们

版权所有 2005-2018(C) 北京市三信律师事务所 保留所有权利 京ICP备18049170号